Anteriormente, vimos que uno de los beneficios de registrar tu marca, es que nadie más podrá utilizarla sin tu autorización. Esto conlleva que tampoco se podrán registrar marcas que sean semejantes a otras ya registradas. Pero, ¿qué se entiende por marca semejante? Analizaremos en detalle esta causal de irregistrabilidad de la marca.
¿Cuáles son las marcas semejantes?
1.- Fuente normativa
En la letra e) del Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, se prohíbe el registro de: “Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos y servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”. De la norma citada, se extrae lo que debe entenderse como una marca semejante.
2.- ¿Cuándo se considera que una marca es semejante?
De acuerdo a la norma transcrita, se considerará que una marca es similar o semejante a otra, cuando el consumidor pueda confundirse con otra que ya se encuentre registrada, o bien, ya haya iniciado el proceso de registro (es decir, quien primero solicita una marca, tiene preferencia).
Utilizar marcas registradas o semejantes conlleva el pago de multas e indemnización de perjuicios. No te expongas.
3.- ¿Cuál es el criterio para determinar que puede haber confusión?
La ley no especifica cuando hay riesgo de confusión, error o engaño entre dos marcas, sino que ha sido principalmente el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) quien ha dado algunas pautas. Veamos algunos casos recientes:
A.- Cuando la marca solicitada incorpora una denominación (palabra) que ya se encuentra incorporada en otra marca:
En este caso, se pretende registrar como marca una palabra que ya se encuentra subsumida o incorporada en otra marca ya registrada.
Caso práctico 1: se intentó el registro de la marca “kuyen”, siendo ésta rechazada por ya encontrarse registrada la marca “REINA KUYÉN”. Rol TDPI N° 001255-2021
Caso práctico 2: se rechazó el registro de la marca “MC FARMACEÚTICA” por su semejanza con la marca registrada “MC”. Rol TDPI N° 001221-2021.
B.- Cuando la marca solicitada solo tiene una letra de diferencia con la marca ya registrada:
En este supuesto, la marca que se solicita sólo tiene una letra de diferencia con la marca ya registrada.
Caso práctico: “Glaxon” versus “GLAXO”. En este caso, se rechazó el registro de la marca “Glaxon” por tener solo una letra de diferenciación con la marca registrada “GLAXO”. Rol TDPI N° 001306-2021
¿Qué sucede si la marca que se intenta registrar tiene 2 o más letras de diferenciación? Será un asunto de caso a caso, donde lo importante será determinar si, con la adición de estas letras, la marca que se intenta registrar no generar error o confusión por los usuarios.
C.- Cuando una marca coincide en su elemento principal con otro previamente registrado:
En este caso, la marca registrada está compuesta por dos o más palabras y se intenta el registro de otra marca que modifica una o más de las palabras, pero mantiene el mismo elemento central.
Caso práctico: se intenta el registro de la marca “LOBO CREACIONES”, la cual es rechazada por su semejanza con la marca registrada “El Lobo”. Rol TDPI 001170-2021
D.- Aquellas marcas que son fonéticamente iguales o semejantes:
Puede ser que 2 marcas se escriben de forma distinta, pero al pronunciarse, suenan de forma semejante.
Caso práctico: se rechazó el registro de la marca “EV”, por su similitud fonética con “EB”. Rol TDPI N° 001255-2021
También debemos tener en consideración la vocalización de las letras: hay combinaciones de letras que fonéticamente se pronuncia distinto a cómo se escriben. Un ejemplo son las letras “ph” en una palabra en inglés, las cuales se pronuncian como “f”.
Caso práctico: se rechazó el registro de la marca “Fénix”, por su semejanza con “Phoenix”. Solicitud INAPI nº 1367294
E.- Diminutivos:
Si la marca que se pretende registrar es un diminutivo de otra ya registrada, se considera que es semejante.
Caso práctico: se consideró que “BARTOLITO” es semejante a “BARTOLO”, por ser la primera un diminutivo. Rol TDPI N° 000717-2021
Registrar una marca, no es un gasto. Es una inversión. Protege tu negocio y el valor que le has dado a tu marca, impidiendo que otros la utilicen.
4.- Marcas que no son semejantes
Por el contrario, también podemos encontrarnos con dos marcas que parecen ser semejantes, pero que al realizar el análisis en detalle, es posible determinar que realmente son marcas distintas y pueden convivir en el mercado pues no existe riesgo de confusión. Veamos algunos casos:
A.- Invertir el orden de las letras:
Cuando la marca solicitada tiene las mismas letras que otra ya registrada, pero invierte alguna de ellas.
Caso práctico: se admitió el registro de “MiActiva”, por considerarse que no es semejante a la marca registrada “IMACTIVA”. Rol TDPI N° 001439-2020
B.- Aquellas marcas que permiten dotar de elementos distintivos:
Además de registrarse como marca palabras, se permite el registro de etiquetas (logos). Si el elemento gráfico es lo suficientemente diferenciador, se considera que el consumidor no se confundirá al verse expuesto a ambas marcas y podrá diferenciar el origen del producto y/o servicio.
Caso práctico: se permitió el registro de “EL REFUGIO”, pues sus elementos gráficos fueron considerados relevantes y diferenciadores respecto a la marca previamente registrada “COLEGIO EL REFUGIO”. Rol TDPI N° 001043-2020
C.- Eliminación de una letra:
Hay ocasiones en que el hecho de eliminar una letra de la marca, permite que se diferencie lo suficiente de otra semejante ya registrada.
Caso práctico: se consideró que la marca “REMAK” no se asemeja a “REIMAQ”, pues eliminó la vocal “I”. Rol TDPI N° 001221-2021
Por otra parte, nos encontramos con una sentencia que tiene un criterio distinto y contradictorio: en el caso de la solicitud de la marca “Adclean”, su registro fue rechazado por su semejanza con la marca “ADICLEAN”. Rol TDPI Nº 000779-2021
D.- Marcas con una consonante distinta:
El reemplazo de una consonante por otra otorga la suficiente diferenciación entre dos marcas.
Caso práctico: se admitió el registro de la marca “COVY”, a pesar de su semejanza con “CORY”. El hecho de reemplazar la letra “V” por la letra “R”, hace que tanto gráfica como fonéticamente no resulten semejantes. Rol TDPI N° 001211-2021
5.- Principio de especialidad
2 marcas idénticas pueden coexistir, en la medida que protejan productos y/o servicios que no se encuentren relacionados. Al registrar una marca, se debe señalar la clase en la cual se registra y especificar los productos y/o servicios en esa clase sobre los cuales se solicita la cobertura.
Como ejemplo, podemos citar la marca “La Otra Mirada”. Esta marca se encontraba registrada para proteger el servicio de «producción de espectáculos». Posteriormente, otra persona solicita la misma marca, pero para el servicio de “servicios de artistas de espectáculos”. Es decir, ambas marcas están registradas en la misma clase, pero los servicios que cada uno de sus titulares otorga son distintos y no se relacionan, por lo que se entiende que el consumidor o clientes no se verán confundidos. Rol TDPI N° 000909-2020
6.- Recomendación
Al momento de efectuar el estudio fonético de la marca, tenemos que tener todos estos criterios en cuenta y así emitir nuestra opinión respecto a las posibilidades reales de registrar la marca. Aún así, como vimos, hay sentencias contradictorias, por lo que hay ciertos casos en que realmente es un desafío emitir nuestra opinión.
